La doctrina del agotamiento del derecho de patente (USA). El caso Bowman vs. Monsanto.

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El caso Bowman vs. Monsanto es la culminación judicial de la historia por la que un agricultor de Indiana se vio obligado a abonar a una gran empresa biotecnológica más de 80.000 dólares por cultivar semillas de soja compradas a un tercero. Como en la mayoría de las ocasiones, en los detalles está la clave. Y en éstos pretendemos adentrarnos a través de la presente referencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de USA de 13 de mayo de 2013 (Nº 11-796) que resolvió el conflicto.

En cualquier caso, la gran expectación que despertó este contencioso (junto con el caso Association for Molecular Pathology vs. Myriad Genetics, Inc. sobre la posibilidad de patentar nuevos genes descubiertos) pone de manifiesto la gran actualidad que posee el debate sobre la propiedad industrial e intelectual, más allá del estricto ámbito académico, y las relevantes consecuencias prácticas que conlleva un tratamiento jurídico u otro.

I.- Las semillas resistentes de Monsanto

Hemos de empezar hablando de la sociedad Monsanto Company, que desarrolló una modificación genética que permite a las plantas de soja resistir a la exposición del glifosato, uno de los componentes de ciertos herbicidas (entre ellos, el herbicida Monsanto Roundup, comercializado también por la mencionada compañía). La tecnología desarrollada por Monsanto quedó protegida jurídicamente al amparo de dos patentes: la “U.S. Patent nº 5,352,605” y la “U.S. Patent nº 39,247 E”.

La utilización de este tipo de semillas, que son comercializadas con el nombre de Roundup Ready, tenían una gran y obvia ventaja para los agricultores: se podían utilizar herbicidas basados en glifosato sobre sus cultivos sin riesgo a dañarlos. No obstante, la tecnología poseía una complicación comercial para Monsanto: la alteración genética que dotaba de resistencia al herbicida no se limitaba en las semillas vendidas sino que se transmitía a toda la progenie de éstas, pudiendo obtener de una primera semilla, con su mera plantación, docenas de semillas genéticamente idénticas.

Para resolver esta circunstancia, Monsanto vendía las semillas resistentes (por sí mismo o a través de distribuidores autorizados) previa firma de un contrato especial de licencia (llamado “Technology Agreement”) en el que se preveían ciertas condiciones restrictivas en el uso de las semillas. En concreto:

1. Sólo se pueden usar las semillas resistentes al herbicida para una sola plantación.
2. No se permite suministrar las semillas a otra persona o entidad.
3. No está permitido guardar toda o parte de la cosecha producida con estas semillas para nuevas plantaciones o para suministrar a otros.
4. No se pueden usar las semillas ni facilitarlas a otros para investigar, generar información registrada de herbicidas o producir nuevas plantaciones.

II.- La práctica del señor Bowman

Muchos agricultores compraban las semillas resistentes de Monsanto, entre los cuales se encontraba el señor Bowman. Éste estructuraba su actividad de siembra en dos plantaciones por periodo. Para la primera siembra adquiría semillas de soja resistentes de un distribuidor autorizado por Monsanto de forma que, respetando los términos del contrato de licencia, empleaba todo el grano adquirido en la siembra y vendía la totalidad del cultivo a un silo.

Por su parte, para la segunda plantación anual, adquiría grano de soja del silo y lo plantaba en sus campos. La sentencia advierte, en este punto del relato fáctico, que según las leyes federales y estatales norteamericanas, estas compañías no pueden, con carácter general, comercializar el grano adquirido para su uso como semillas agrícolas (7 U. S. C. §1571; Ind. Code §15–15–1–32 (2012)) sino que ha de emplearse para su consumo humano o animal. No obstante, en el presente caso se da la circunstancias de que la soja es en sí misma una semilla por lo que no existía un impedimento material para su posterior plantación, en vez de su consumo.

De este modo, teniendo en cuenta que las semillas adquiridas en el silo por el señor Bowman provenían de anteriores cultivos de otros agricultores locales y, comoquiera que la mayoría de estos agricultores también usaban las semillas resistentes de Monsanto, las semillas adquiridas (y que serían empleadas en la segunda siembra) contenían la alteración genética que les daba resistencia a los herbicidas basados en glifosato. Así el señor Bowman obtenía una segunda siembra resistente al herbicida de la que, en este caso sí, guardaba parte para posteriores segundos cultivos, a los que añadiría suplementariamente semillas adquiridas en el silo.

El señor Bowman repitió este modo de proceder desde 2000 hasta 2007, momento en el cual Monsanto constató que el agricultor producía más de lo que le permitía el volumen de semillas adquiridos a la distribuidora autorizada por Monsanto. Con base en esto, Monsanto demandó al señor Bowman por infringir los términos del contrato de licencia.

III.- Primera instancia (District Court) y apelación (Federal Circuit)

En primera instancia (the District Court) Monsanto vio estimadas sus pretensiones de modo que el señor Bowman fue condenado a abonar a la anterior compañía una cantidad de 84.456 dólares USA. Es interesante mencionar que ya en la sentencia del primer órgano judicial se plantea la cuestión del agotamiento del derecho de las patentes, que luego será el tema central del conflicto ante el Tribunal Supremo. Por su parte, el Federal Circuit confirmó la sentencia condenatoria.

Por último, Bowman solicitó la tramitación del denominado Writ of Certiorary que fue admitido por el Tribunal Supremo y el cual fue resuelto por la Sentencia de 13 de mayo de 2013 (Nº. 11–796), siendo ponente la Juez E. Kagan.

IV.- Argumentación de la sentencia

El centro de gravitación del conflicto radica en determinar el alcance de la denominada doctrina del agotamiento del derecho de patente. Dicho de otro modo, se trataba de deteminar si la protección de las patentes (en favor de Monsanto) podía o no alcanzar a los actos que realizó el señor Bowman con las semillas adquiridas al silo, proveniendo éstas de una previa transmisión autorizada (entre el silo y el señor Bowman).

Ante esta alegación el Tribunal Supremo desarrolla el contenido e implicaciones de la doctrina aludida. Parte de la afirmación de que la citada doctrina limita el derecho de una patente a controlar lo que otros pueden hacer con un artículo que contiene una invención. Así, la venta inicial autorizada de un elemento patentado agota todos los derechos sobre ese elemento (con cita al caso Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc.) y dado el agotamiento del poder de la patente sobre ese elemento, la venta confiere al adquirente o a cualquier propietario posterior, el derecho de usar o vender la cosa como él considere (con cita al caso United States v. Univis Lens Co.).

El fundamento de la doctrina del agotamiento es expuesto por la Corte Suprema del siguiente modo: “El propósito de la normativa de patentes se encuentra en relación con cualquier artículo en el que la patente ha recibido su contraprestación... por la venta del artículo”. Una vez que “ese propósito se ha producido, la ley sobre patentes permite el uso y disfrute de la cosa vendida sin ningún tipo de restricción”. De acuerdo con esta lógica, la doctrina restringe los derechos de la patente sólo para el artículo concreto vendido lo cual implica que la capacidad del titular de la patente para evitar que un comprador pueda hacer nuevas copias del producto se mantiene inalterada. En este punto, se introduce la distinción entre el denominado "right of use" (derecho de usar), que como se acaba de exponer no se ve afectado por el derecho de patente, y el "right of make" (derecho de hacer), que sí se verá limitado por el derecho de patente, según se expone a continuación.

Continúa el Tribunal diciendo que una “segunda creación” del elemento patentado llama al poder de la patente a entrar en juego una segunda vez. Y esto es así puesto que el titular de la patente ha recibido su contraprestación sólo por el concreto y actual producto vendido, y no por las subsiguientes recreaciones del mismo. Si el adquirente del artículo pudiera hacer y vender ilimitadamente copias, la patente podría solamente proteger efectivamente la invención en una sola venta.

Aplicando lo anterior al caso concreto de estudio, el señor Bowman podía, al amparo de la doctrina del agotamiento, revender las semillas de soja que había adquirido del silo, del mismo modo que podía consumirlas él mismo o alimentar a sus animales. Ante esos usos (right of use) de las semillas, Monsanto a pesar de ser titular de la patente, no podía interferir. No obstante, dice el Alto Tribunal, la doctrina no permite al señor Bowman crear (right of make) nuevas semillas "patentadas" sin el consentimiento o permiso de Monsanto (expreso o implícito), que es, por cierto, lo que entiende que está realizando en las segundas siembras de cada periodo, teniendo además en cuenta que el uso al que destinaba el grano adquirido en el silo no era el permitido por la legislación, es decir, su consumo, sino el de plantación.

En caso contrario la patente otorgaría a Monsanto un escaso beneficio ya que, después de inventar la tecnología de las semillas Roundup Ready, sólo podría obtener la contraprestación por la primera venta de sus semillas ya que otras compañías podrían reproducir el producto y comercializarlo para los agricultores, privando a Monsanto de su monopolio. Incluso los propios agricultores podrían multiplicar su adquisición inicial y después volver a multiplicar esa nueva creación, ad infinitum, obteniendo un beneficio de la semilla patentada sin que se verifique una compensación a su inventor.

La conclusión contraria supondría que el poder de la patente no se extendería durante 20 años como dispone la Patent Act, sino para una sola transacción lo que, a juicio del Tribunal, resulta menos incentivador para la innovación de lo que el Congreso quería al aprobar la ley. Por tanto, repite, la doctrina del agotamiento se extiende sólo sobre el particular producto vendido y no sobre sus reproducciones.

Por otra parte, se aborda la alegación del señor Bowman por la que se afirma que las semillas se autoreproducen naturalmente sin necesidad de actuación humana, por lo que no se ha creado propiamente un nuevo producto. El Tribunal Supremo entiende, no obstante, que el señor Bowman no ha sido un observador pasivo de la multiplicación de sus semillas ni se han generado espontáneamente ocho sucesivos cultivos, sino que la actuación del señor Bowman estaba destinada a la producción de esos cultivos y era él quien controlaba la multiplicación del grano.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Federal Circuit que, asimismo, confirmaba la primera sentencia de condena al señor Bowman.

Por último, el Tribunal se pronuncia de un modo bastante prudente sobre la aplicabilidad que las conclusiones de la sentencia pudiera tener en otros ámbitos (piénsese, por ejemplo, en el ámbito de la informática u otros campos de la biotecnología). En este trance, advierte que lo dicho en la sentencia sólo afecta al caso concreto estudiado y que no es preciso pronunciarse sobre cómo se aplicaría a otras invenciones con caracteres similares.